Автор:
В сучасному світі торговельні марки (далі – «ТМ») є обличчям бізнесу. З їх допомогою споживачі можуть відрізнити ваші товари чи послуги від пропозицій інших осіб, зокрема й в мережі інтернет. Водночас недобросовісна реєстрація іншою особою доменного імені подібного вашій ТМ або співзвучного з нею (так званий кіберсквотинг) може прямо впливати на успішність вашого бізнесу.
Для розуміння серйозності проблеми наведемо яскравий приклад з української практики. У 2006 та 2007 роках українське ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» зареєструвало ТМ «GO OGLE» та «GOOGLE», а невдовзі й відповідне доменне ім’я www.google.ua, яке адресувало користувачів на сайт знайомств. Щоб не втратити велику кількість українських користувачів, Google Inc. (США) довелося звертатися з позовом до суду.
Суди, у тому числі Вищий господарський суд України (Постанова від 05 жовтня 2010 року у справі № 12/25), стали на бік американської компанії, зазначивши, що з використанням ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» доменного імені www.google.ua існує можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги з пошуку та розміщення інформації. Отже, в цій статті ми розглянемо наявні шляхи захисту вашої ТМ від подібних порушень та окремі їх особливості.
Претензійний порядок врегулювання спору
Статтею 55 Конституції України передбачено право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Водночас згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушення прав власника свідоцтва на ТМ повинно бути припинено на його вимогу, а порушник зобов’язаний відшкодувати завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.
Отже, власник ТМ має право направити порушнику претензію (Trademark Infringement Claim) з вимогою про припинення порушення та відшкодування завданої шкоди. До претензії обов’язково додаються наявні у вас докази. Їх умовно можна поділити на два види:
– ті, що підтверджують ваші права на ТМ (свідоцтва, ліцензійні договори тощо); та
– ті, що фіксують протиправні дії порушника. У сфері Інтернет-відносин такими можуть бути скріншоти, протоколи огляду веб-сайтів, експертні висновки тощо.
При цьому, з метою мінімізації ризиків ухилення порушника від відповідальності, рекомендуємо до подання претензії зафіксувати факт порушення усіма можливими способами. Водночас, щоб така фіксація надалі вважалася належним та допустимим доказом, рекомендуємо ще на етапі підготовки претензії звертатися до професійних юристів. Варто зауважити, що на практиці направлення претензії не є достатньо дієвим механізмом вирішення доменних спорів, тому рекомендуємо застосовувати більш ефективні методи боротьби з порушниками, які ми розглянемо далі.
Звернення до Антимонопольного комітету України
Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією, зокрема, вважається неправомірне використання імені, комерційного (фірмового) найменування, ТМ тощо, без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
Варто враховувати, що у вас є лише шість місяців з дня, коли ви дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, щоб звернутися до Антимонопольного комітету України (далі – «АМКУ») із заявою про захист своїх прав. У випадку позитивного рішення по справі органи АМКУ приймають обов’язкові для виконання рішення про:
- визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції;
- офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів.
Наприклад, у 2016 році АМКУ визнав неправомірними дії ТОВ «Виробнича компанія Рехау», які полягали у використанні у назві товариства та доменному імені сайту http://rehau.kiev.ua/ ТМ «РЕХАУ» та «REHAU» без дозволу (згоди) ТОВ «РЕХАУ», яке раніше почало використовувати їх у господарській діяльності.
Звернення з позовом до суду
Для реалізації даного методу боротьби з порушниками необхідно враховувати декілька важливих нюансів. По-перше, потрібно чітко визначитися з позовними вимогами, які ви заявлятимете. Так, ефективним способом захисту може бути заборона використання в доменному імені вашої ТМ.
Ба більше, для повного відновлення порушених прав ви можете заявити вимогу про переделегування (перереєстрацію) доменного імені на вас. Про можливість заявляти такі вимоги свідчить й практика Верховного Суду, зокрема, пункти 8.73 та 8.74 Постанови Верховного Суду від 19 серпня 2021 року у справі № 910/570/16.
Альтернативою, яка призведе до повного видалення доменного імені, може бути пред’явлення вимоги про припинення делегування й вилучення доменного імені з реєстру.
По-друге, враховуйте, що, якщо ви ставите за мету отримання доменного імені, зареєстрованого з порушенням ваших прав на ТМ, або його повне видалення, відповідачів по справі буде два – реєстрант (той, на кого зареєстровано доменне ім’я) та реєстратор (особа, яка надала послуги з реєстрації доменного імені реєстранту).
Третім і надважливим нюансом є необхідність звернення до суду із заявою про забезпечення позову з проханням заборонити реєстратору доменного імені здійснення операцій із ним на час розгляду справи. Якщо цього не зробити, відповідач зможе передати доменне ім’я іншій особі, що значно ускладнить процес захисту ваших прав у суді.
Процедура UA-DRP
UA-DRP є процедурою позасудового врегулювання доменних спорів, хоч і є дещо схожою з класичним судовим розглядом, зокрема, через застосування термінології притаманної судовим справам (як то «позивач», «відповідач», «позов» тощо). Розгляд скарги (позову) за UA-DRP здійснюється адміністративною комісією, призначеною Центром з арбітражу та посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
Наразі ця процедура застосовується до доменних імен другого рівня ccTLD .ua та доменних імен третього рівня в публічних доменах .com.ua, .cn.ua, .chernihiv.ua, .chernigov.ua, .cv.ua, .chernivtsi.ua, .chernovtsy.ua, .if.ua, .ivano-frankivsk.ua, .kyiv.ua, .kiev.ua, .kr.ua, .kropyvnytskyi.ua, .kirovograd.ua, .lt.ua, .lutsk.ua, .volyn.ua, .pl.ua, .poltava.ua, .te.ua, .ternopil.ua, .uz.ua, .uzhgorod.ua, .uzhhorod.ua, .zakarpattia.ua, .vn.ua, .vinnytsia.ua, .vinnica.ua, .zt.ua, .zhytomyr.ua, .zhitomir.ua.
Це означає, зокрема, що, якщо доменне ім’я зареєстровано в іншому публічному домені, ви не зможете скористатися процедурою UA-DRP для врегулювання спору. Також, варто враховувати, що в рамках цієї процедури ви можете заявляти виключно вимоги про:
- видалення доменного імені; або
- його переделегування (передачу) вам.2) його переделегування (передачу) вам.
Водночас другу вимогу, якщо вона стосується доменного імені другого рівня в домені .ua, може заявляти виключно власник свідоцтва на відповідну ТМ. Окрему увагу необхідно приділити особливостям доказування під час розгляду спорів за UA-DRP. Так, ви як позивач повинні довести наступні обставини:
- доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до вашої ТМ. Щодо даної обставини цікавим є те, що порушника навряд чи врятує навіть транслітерація вашої ТМ перед використанням її в доменному імені, як це було у Справі № D2012-1612: Yahoo! Inc. v. Mr. Omid Pournazar, де комісія зазначила, що транслітерація ТМ Yahoo на перську мову із подальшим її використанням у доменному імені відповідає критерію оманливої подібності до ТМ позивача;
- у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені. У позові важливо зазначити, зокрема, що ви не надавали ліцензії відповідачу на використання вашої ТМ та будь-яким іншим чином не погоджували її використання в доменному імені. Доцільно також довести, що саме ви є загальновідомим під ТМ, права на яку були порушені;
- доменне ім’я було зареєстроване або використовується недобросовісно. Доказом цього може бути, наприклад, продаж на сайті підроблених товарів (Справа № DUA2021-0001: Luxottica Group S.p.A. v. Savchenko Diana).
Процедура UA-DRP має свої переваги та недоліки порівняно з іншими методами боротьби з порушниками. Однак, у будь-якому разі, важливо ще на підготовчому етапі звернутися до професійних юристів, які повною мірою оцінять перспективу спору та оберуть найефективнішу стратегію захисту ваших прав.
Джерело: speka.media
